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案例:从电视剧“太空堡垒卡拉狄加” 商标谈商品化权对当事人利益的保护

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“太空堡垒卡拉狄加” 商标争议

用商品化权来保护相关当事人的利益以前是存在争议的,因著作权法不受保护的权利,要求在商标法中予以保护,许多人难以接受。但是,随着作品中各要素在社会生活中不断转化为实实在在的经济收益,随着各方利益冲突的加剧,主张用商品化权来保护相关当事人经济利益的呼声越来越高,考虑到相关当事人对作品中各要素的知名度和作品各要素在某些商品上使用已经做出的努力和贡献,承认这些当事人对作品中各要素拥有一定的权利即符合现状,也具有合理性(以付出获得回报来鼓励大众创造更多有利于社会生活的产品是智力成果获得保护的基本思路,或者说是知识产权各部门法的立法目的)。

当然,作品中各要素并不必然享有商品化权,而是需要知名度和商品化两个要素的衔接。作品中各要素作为独创性智力劳动成果,只有通过商品化的过程,投入资金、劳动、推广等,才能积累商誉,才会通过知名度体现出商业价值和商业机会,即潜在的市场竞争优势,才有权对作品中各要素进行独占商业性使用从而获得经济利益,并禁止他人未经许可进行商业使用。通过“太空堡垒·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA”商标无效宣告案大家可以对商品化权有一个具体的认识。

一、案情简介

2 0 1 2年 3月 2 2日, A公司向商标局申请注册“太空堡垒·卡拉狄加 B AT T L E S TA R GALACTICA”商标(指定使用商品是第28类的玩具、纸牌等)。经过初步审查,不存在在先权利障碍。故该商标予以初步审定并公告。

尤尼维瑟电影制片厂有限责任公司对上述商标提出异议,认为A公司恶意抄袭和抢注其在先使用并有一定影响的商标及侵犯其著作权,商标局的裁定未支持上述异议理由,因而上述商标获准注册。

尤尼维瑟电影制片厂有限责任公司随后提出了无效宣告申请,主要理由是:“ BATTLESTARGALACTICA”是申请人经典科幻系列电影、电视剧名称,“太空堡垒卡拉狄加”是最常见的中文翻译版本,是电视剧、电影领域的知名商标。争议商标与前述商标完全相同,违反了《商标法》第三十二条关于“不正当抢注”的规定。争议商标是对申请人享有著作权的“ BATTLESTAR G A L A C T I C A ” 图 案 的 恶 意 抄 袭 , 也 是 对申请人“太空堡垒卡拉狄加/B AT T L E S TA R GALACTICA”合法商品化权的侵犯,违反了《商标法》第三十二条关于“在先权利”的规定。被申请人具有明显的恶意,会误导和欺骗公众,导致不良的社会影响。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》)第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第三十二条、第四十五条、《民法通则》第四条规定请求宣告争议商标无效。

尤尼维瑟电影制片厂有限责任公司提交了以下主要证据(复印件): 1、环球影片公司、 N B C环球、美国有线科幻频道介绍; 2、维基百科、百度百科对于《太空堡垒卡拉狄加》(BATTLESTAR GALACTICA)的介绍;3、《太空堡垒卡拉狄加》( B AT T L E S TA R GALACTICA)电影海报; 4、《太空堡垒卡拉狄加》( BATTLESTAR GALACTICA)的获得的部分奖项; 5、《洛杉矶时报》、《纽约时报》及很多影评人的博客上刊登的关于影响剧情、电影角色戏服的讨论和电影主题的动漫展的新闻摘录;6、“人人影视”、“豆瓣”网上《太空堡垒卡拉狄加》( BATTLESTAR GALACTICA)的剧集列表和介绍; 7、“太空堡垒卡拉狄加Online”网络游戏在维基百科上的介绍、海报和网络报道;8、名为《太空堡垒卡拉狄加正版Cylon烤面包机限量发售》和对应文章; 9、申请人出具的印有“ BATTLESTAR GALACTICA”的商标和与电影和商标相关的人物角色、海报美术作品许可使用在模型、水杯、帽子和棋牌游戏上的图片; 10、关于“中国首届桌游博览会”的报道; 11、 2013年7月下载的“游人码头”网站部分网页和《太空堡垒卡拉狄加》游戏规则; 12、 2013年7月下载的被申请人淘宝网店部分网页; 13、相关法院判决书和行政裁定书; 14、豆瓣网关于《魔戒》和《权利的游戏》的介绍和S O S O百科网关于“ Blood Bowl: Team Manager”桌游的介绍。

二、案件裁定结果

商标评审委员会认定争议商标的申请注册损害了申请人基于同名系列影视作品名称而享有的在先商品化权,违反了《商标法》第三十二条的规定,将争议商标予以撤销。

三、案件分析

权利冲突的实质其实是利益的冲突,智力产品有一定知名度的情况下容易形成附加的商业价值。随着小说或影视作品的传播,往往是作品中各要素,主要是作品名称或其中虚拟角色的商品化的过程,将作品名称或作品中角色的形象或名称广泛的开发运用于各种商品或者服务上,比如服装、图书、电子出版物、玩具、休闲食品等。随着作品名称或作品中角色的商品化的过程,“商品化权”的概念被提出了。现实中,“商品化权”的客体可以是作品名称或作品中的虚拟角色,也可以是真实的人物、真实的动物等。就作品名称或虚拟角色名称的商品化权而言,主要指其权利人可以通过对作品名称或虚拟角色名称的独占商业性使用而获得经济利益并禁止他人未经许可对其进行商业使用的权利。知识产品往往会产生经济收益,而知名度越高,权利人在市场竞争中的竞争优势就越大。知识产品之所以会被非权利人作为商标申请注册或使用,原因在于非权利人意图无偿的利用知识产品的知名度来刺激消费者的购买欲望,从而获取经济收益。

本案的主要问题为:

(一)争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。该条款所指的“在先权利”不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利,也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。本案申请人主张的其对“太空堡垒卡拉狄加/BATTLESTAR GALACTICA” 影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身,与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上,并对与其结合的商品或服务产生移情作用,使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可以构成适用《商标法》第三十二条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。本案中,申请人提交的在案证据可以证明,申请人尤尼维瑟城电影制片厂有限责任公司(又译为环球影业公司)是《 BATTLESTAR GALACTICA》系列电影的发行机构,“太空堡垒卡拉狄加/BATTLESTAR GALACTICA”是申请人自2003年以来出品的美国军事科幻题材的经典剧集、电影名称,在争议商标的申请日之前已经在中国大陆进行了广泛的宣传和播放,“太空堡垒卡拉狄加/BATTLESTAR GALACTICA” 作为知名影视作品的名称已为相关公众所熟悉,具有了较高的知名度。而争议商标的文字“太空堡垒·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA”与上述申请人发行的知名影视作品的名称相同,且争议商标指定使用的“纸牌、棋盘游戏器具”等商品是当下电影产业通常可能涉及到的衍生商品,争议商标指定使用在上述商品上容易使相关公众误认为上述商品与知名系列影视作品“太空堡垒·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA”的发行方具有关联或者已经获得了发行方的授权,从而对使用了争议商标的上述商品产生好感以及信任感。这就不当利用了申请人基于同名系列影视作品名称而享有的商业信誉,挤占了申请人基于该知名系列影视作品名称而享有的市场优势地位和交易机会。故争议商标的申请注册损害了申请人基于同名系列影视作品名称而享有的在先商品化权,违反了《商标法》第三十二条的规定。

《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。该条规定的在先权利包括在先著作权。《著作权法》所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中,申请人主张对“ BATTLESTAR GALACTICA”图案享有著作权,但该图案仅呈现出普通印刷字体的效果,未能独立表达一定的思想和情感,不属于《著作权法》关于美术作品的保护范畴。故申请人的该项主张不能成立。

(二)争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条“以不正手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的规定。本案中,申请人提交的在案证据不足以证明其在争议商标的申请日之前,将“太空堡垒卡拉狄加BATTLESTAR GALACTICA”作为未注册商标在与争议商标指定使用的“纸牌”等相同或类似商品上,在中国大陆经使用已具有一定影响,故申请人的该项理由因缺乏事实依据亦不能成立。

(三)争议商标的注册是否构成《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定的情形。本案中,申请人提交的证据不足以证明争议商标含有“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”文字,故争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第(七)项规定的情形。《商标法》第十条第一款第(八)项规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用,其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中,争议商标“太空堡垒·卡拉狄加 BATTLESTAR GALACTICA”其文字本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,故争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第(八)项规定的情形。

本案当事人提到的《商标法》第七条、《民法通则》第四条有关诚实信用原则的规定已经体现在《商标法》其他相关规定中。

基于作品中的要素不断在更广阔的领域体现出商业价值,在相关商品和服务上实现经济利益,今后可能会出现更多以商品化权保护当事人利益的情形。

作者单位:国家知识产权局商标局

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